辦理商標轉(zhuǎn)讓需要了解一些法律風險問題，做好防范措施。商標轉(zhuǎn)讓是取得商標權的一種常見方式。除非是兩個關聯(lián)主體之間的轉(zhuǎn)讓，一般情況下，商標轉(zhuǎn)讓從談判、簽訂協(xié)議、提交轉(zhuǎn)讓申請到最后轉(zhuǎn)讓核準完成是一個比較復雜的過程。整個轉(zhuǎn)讓過程中有諸多法律風險，一旦中間某一個環(huán)節(jié)出了問題，就可能導致最終商標轉(zhuǎn)讓不被核準。因為商標轉(zhuǎn)讓只有獲得國家知識產(chǎn)權局的核準并予以公告后，受讓人才真正取得商標權，所以如果商標轉(zhuǎn)讓不被核準，就相當于轉(zhuǎn)讓人花了錢卻最終沒有買到商標。

辦理商標轉(zhuǎn)讓中的法律風險并給出對應的解決方案，是很多商標轉(zhuǎn)讓代理機構(gòu)都具備的能力，希望能對企業(yè)處理該類事宜提供借鑒和指引。

一、辦理商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議的必要性

《商標法》第四十二條規(guī)定“轉(zhuǎn)讓注冊商標的，轉(zhuǎn)讓人和受讓人應當簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并共同向商標局提出申請”。根據(jù)該條規(guī)定，雖然提交商標轉(zhuǎn)讓申請所需材料并不包含轉(zhuǎn)讓方和受讓方之間簽訂的商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議，但轉(zhuǎn)讓方和受讓方還是需要簽訂商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議。尤其當受讓方支付了對價的情況下，簽訂商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議很有必要。當然，如果轉(zhuǎn)讓方和受讓方是關聯(lián)公司，雙方是同一利益群體對擬轉(zhuǎn)讓的商標不存在利益沖突，可以不簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議，直接提交商標轉(zhuǎn)讓申請。

簽訂商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議的好處是，可以提前明確商標轉(zhuǎn)讓中當事人之間的權利義務，對后續(xù)一些突發(fā)情況的處理及其他一些事項做出約定，確保整個商標轉(zhuǎn)讓過程的順利進行。同時萬一將來商標轉(zhuǎn)讓中出現(xiàn)了糾紛，這份協(xié)議就是解決爭議的重要依據(jù)。

二、辦理商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議中的風險及防控措施

一份完備的商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議，應該能夠充分預判商標轉(zhuǎn)讓過程中可能出現(xiàn)的風險并做出相應的防控措施。下面筆者就從協(xié)議的形式要具體內(nèi)容，對相關風險及其防控進行說明：

（一）協(xié)議的形式

目前實踐中，為進行商標轉(zhuǎn)讓而訂立的協(xié)議的形式主要有三種：

1.轉(zhuǎn)讓方和受讓方直接簽署的雙方協(xié)議；

2.轉(zhuǎn)讓方、轉(zhuǎn)讓方代理機構(gòu)及受讓方簽訂的三方協(xié)議。這種形式適用于轉(zhuǎn)讓方代理機構(gòu)為轉(zhuǎn)讓方和受讓方牽線搭橋，且轉(zhuǎn)讓方代理機構(gòu)會收取一定的費用（最終這筆費用通常是包含在轉(zhuǎn)讓方支付給受讓方的轉(zhuǎn)讓費中）的模式；

3.轉(zhuǎn)讓方代理機構(gòu)和受讓方簽訂協(xié)議。這種形式下，轉(zhuǎn)讓方代理機構(gòu)以自己的名義直接與受讓方簽訂協(xié)議，向受讓方出售商標。

商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議通常是指上述前兩種協(xié)議。這兩種協(xié)議中，轉(zhuǎn)讓方和受讓方都是協(xié)議當事人，可以直接對各自的權利義務做出約定。第3種協(xié)議嚴格來說不是商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議，而是商標購買協(xié)議。該種協(xié)議中轉(zhuǎn)讓方和受讓方不能直接對接，受讓方無法直接判斷轉(zhuǎn)讓方對商標轉(zhuǎn)讓的真實意思表示，也無法直接約定轉(zhuǎn)讓方應當承擔的一些義務。因此，采用這種協(xié)議形式時，需要格外注意審核轉(zhuǎn)讓方給該代理機構(gòu)的代理權限，并要求代理機構(gòu)對轉(zhuǎn)讓方所應承擔的一些義務進行擔保并承擔責任。

（二）轉(zhuǎn)讓方的主體資質(zhì)

轉(zhuǎn)讓方應當是擬轉(zhuǎn)讓商標的注冊人、申請人（轉(zhuǎn)讓方代理機構(gòu)和受讓方簽訂協(xié)議時，轉(zhuǎn)讓方代理機構(gòu)不是轉(zhuǎn)讓人，應該只是出售方）。在商標轉(zhuǎn)讓談判過程中，應當首先對轉(zhuǎn)讓方的主體進行核查，要求轉(zhuǎn)讓方提供主體資質(zhì)材料（身份證復印件或公司營業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記資料復印件）和擬轉(zhuǎn)讓商標的注冊證或申請材料，確保其就是擬轉(zhuǎn)讓商標的注冊人、申請人。

關于商標注冊人、申請人的主體，這里需要區(qū)分是個人還是公司：

1.如果商標注冊人、申請人是個人，該個人簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議和轉(zhuǎn)讓申請材料即可。需要說明的是，即使該商標注冊人、申請人已經(jīng)結(jié)婚，其轉(zhuǎn)讓個人名下的商標也無需配偶同意?！痘橐龇ā返谑邨l規(guī)定，夫妻在婚姻關系存續(xù)期間的知識產(chǎn)權的收益為共同財產(chǎn)。同時在先司法判決已經(jīng)認定，夫妻共有的不是知識產(chǎn)權本身，而是知識產(chǎn)權收益。除非另有約定，知識產(chǎn)權本身屬于個人財產(chǎn)，不能請求分割。

2.如果商標注冊人、申請人是公司，建議要求該公司出一份股東會決議，說明同意將該商標轉(zhuǎn)讓給受讓人?！豆痉ā返谝话倭闼臈l規(guī)定“本法和公司章程規(guī)定公司轉(zhuǎn)讓、受讓重大資產(chǎn)或者對外提供擔保等事項必須經(jīng)股東大會作出決議的，董事會應當及時召集股東大會會議，由股東大會就上述事項進行表決”。商標是公司的無形資產(chǎn)，因此轉(zhuǎn)移商標就是轉(zhuǎn)讓公司的資產(chǎn)。雖然無法判斷該商標是否屬于重大資產(chǎn)，但為了避免將來對商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議的效力產(chǎn)生爭議，最好要求轉(zhuǎn)讓方出具股東會決議。

（三）擬轉(zhuǎn)讓的商標范圍和權利狀態(tài)

在簽訂商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議中，需要核查：

1.擬轉(zhuǎn)讓商標的范圍。如果轉(zhuǎn)讓方在相同/類似商品上申請、注冊了其他相同/近似的商標，這些商標需要一并進行轉(zhuǎn)讓?！渡虡朔ā返谒氖l規(guī)定“轉(zhuǎn)讓注冊商標的，商標注冊人對其在同一種商品上注冊的近似的商標，或者在類似商品上注冊的相同或者近似的商標，應當一并轉(zhuǎn)讓。對容易導致混淆或者有其他不良影響的轉(zhuǎn)讓，商標局不予核準，書面通知申請人并說明理由”。因此如果相同/類似商品上的其他相同/近似的商標沒有一并轉(zhuǎn)讓，商標轉(zhuǎn)讓申請將會被駁回。

2.擬轉(zhuǎn)讓商標的狀態(tài)，包括注冊人、申請人的名稱、地址是否與轉(zhuǎn)讓方目前的名稱、地址一致，注冊有效期是否已經(jīng)或?qū)⒁獙脻M，是否注冊滿三年等。這些都會影響后面商標轉(zhuǎn)讓的進行。如果注冊人的名稱、地址發(fā)生了變更，轉(zhuǎn)讓方需要先進行名稱、地址的變更，然后才能進行轉(zhuǎn)讓申請，否則轉(zhuǎn)讓申請會被駁回。如果商標注冊有效期將要屆滿或已經(jīng)屆滿但未超過6個月寬限期，需要盡快先提交續(xù)展申請，防止到期未續(xù)展而失效。如果擬轉(zhuǎn)讓的商標注冊已滿三年，該商標會有被他人提撤三的風險，此時需要采取一些應對措施，如提交新申請等。

（四）辦理商標轉(zhuǎn)讓申請材料、轉(zhuǎn)讓聲明公證書和使用授權書

根據(jù)商標法的規(guī)定，商標轉(zhuǎn)讓申請的材料包括：1.轉(zhuǎn)讓方、受讓方給代理機構(gòu)的委托書；2.轉(zhuǎn)讓方和受讓方的主體資料（公司營業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記資料復印件或個人身份證復印件，如果受讓方是個人，還需提供該個人設立的個體工商戶營業(yè)執(zhí)照復印件）；3.商標轉(zhuǎn)讓申請書。這些材料轉(zhuǎn)讓方和受讓方簽署后，需要提交給國家知識產(chǎn)權局。

轉(zhuǎn)讓聲明公證書是轉(zhuǎn)讓方單方出具的聲明，說明轉(zhuǎn)讓方是擬轉(zhuǎn)讓商標的注冊人是、申請人且同意將這些商標轉(zhuǎn)讓給受讓方，同時這份聲明需要在公證處進行公證。轉(zhuǎn)讓聲明公證書的作用有兩方面：一方面如果將來商標轉(zhuǎn)讓申請被國家知識產(chǎn)權局駁回（理由可能是商標轉(zhuǎn)讓申請書上轉(zhuǎn)讓方的簽字或公章與之前商標申請書上的簽字或公章不符），可以提交這份轉(zhuǎn)讓聲明公證書，國家知識產(chǎn)權局通常會接受；另一方面公證處會對轉(zhuǎn)讓方的主體資格進行審核，至少從形式上確認轉(zhuǎn)讓聲明公證書的簽署人就是擬轉(zhuǎn)讓商標的注冊人，這也從一定程度上減少其他人冒用注冊人的名義進行商標轉(zhuǎn)讓的風險。

商標使用授權書是轉(zhuǎn)讓方授權受讓方在商標轉(zhuǎn)讓核準之前，有權使用擬轉(zhuǎn)讓商標（當然此時擬轉(zhuǎn)讓商標中至少有一件已經(jīng)獲得注冊）。這樣受讓方不用等待漫長的商標轉(zhuǎn)讓核準程序（通常需要8個月左右），可以根據(jù)商業(yè)需求在簽訂商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議后就進行使用、推廣。

（五）辦理商標轉(zhuǎn)讓費用的支付流程

由于協(xié)議當事人之間的利益博弈和談判地位不同，不同案件中的轉(zhuǎn)讓費用支付流程都不同。為了降低風險，建議可以分多筆進行支付，比如：受讓方對轉(zhuǎn)讓方主體資質(zhì)核查無誤且各方簽署商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，受讓方支付第一筆費用；轉(zhuǎn)讓方簽署轉(zhuǎn)讓申請材料、商標使用授權書并辦妥商標轉(zhuǎn)讓聲明公證后，受讓方支付第二筆費用；商標轉(zhuǎn)讓獲得核準并予以公告后，受讓方支付最后一筆費用。最終轉(zhuǎn)讓費用支付的具體流程取決于協(xié)議當事人之間的協(xié)商結(jié)果。

（六）轉(zhuǎn)讓方的禁止義務

商標轉(zhuǎn)讓過程中，需要對轉(zhuǎn)讓方約定一些禁止義務，確保其不會采取相關措施阻礙商標轉(zhuǎn)讓的順利進行或影響對擬轉(zhuǎn)讓商標的商業(yè)使用，比如：1.轉(zhuǎn)讓方從未也不得將擬轉(zhuǎn)讓商標轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押給任何第三方；2.轉(zhuǎn)讓方不會將擬轉(zhuǎn)讓商標許可給任何第三方使用；3，轉(zhuǎn)讓方從未也不得向國家知識產(chǎn)權局申請注銷擬轉(zhuǎn)讓商標或撤回轉(zhuǎn)讓申請；4.轉(zhuǎn)讓方不得對擬轉(zhuǎn)讓商標提起撤銷、無效等程序；5.轉(zhuǎn)讓方未在相同/類似商品上申請注冊與擬轉(zhuǎn)讓商標相同/近似的商標，也不得將擬轉(zhuǎn)讓商標或與之類似的商標申請注冊為域名、企業(yè)名稱、外觀設計、著作權等。

另外，如果在簽訂商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議之前轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)在相關產(chǎn)品上使用了擬轉(zhuǎn)讓商標，轉(zhuǎn)讓方很可能會要求給予一個處理已經(jīng)生產(chǎn)出來的存貨的期間。這種情況下，可以考慮要求轉(zhuǎn)讓方對已經(jīng)生產(chǎn)出來存貨的批號、生產(chǎn)時間、生產(chǎn)信息、數(shù)量等進行披露。將來就按照這些信息確定銷售的是存貨物還是后面新生產(chǎn)出來的產(chǎn)品。

（七）轉(zhuǎn)讓方的協(xié)助義務

轉(zhuǎn)讓方的協(xié)助義務主要是以下兩方面：

1.如果商標轉(zhuǎn)讓過程中國家知識產(chǎn)權局要求補正文件，轉(zhuǎn)讓方應當積極配合，提供相關協(xié)助；

2.如果商標轉(zhuǎn)讓過程中，擬轉(zhuǎn)讓商標被任何第三人提起撤銷、無效等法律程序，轉(zhuǎn)讓方應提供協(xié)助，包括提供商標使用證據(jù)材料等，盡力維持協(xié)議商標注冊的有效性。

（八）轉(zhuǎn)讓方代理機構(gòu)的義務

轉(zhuǎn)讓方代理機構(gòu)根據(jù)其在協(xié)議中的地位，應當承擔相應的義務。

如果是轉(zhuǎn)讓方、轉(zhuǎn)讓方代理機構(gòu)和受讓方三方簽訂的協(xié)議，轉(zhuǎn)讓方代理機構(gòu)在其中的地位類似于居間人（僅僅是類似），為轉(zhuǎn)讓方和受讓方介紹、提供商標轉(zhuǎn)讓的交易機會。實踐當中有些轉(zhuǎn)讓方代理機構(gòu)不允許受讓方與轉(zhuǎn)讓方直接對接對轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容進行談判，要求受讓方只能對與其協(xié)商商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議的內(nèi)容。這種情況下，所有材料（包括轉(zhuǎn)讓方簽署的轉(zhuǎn)讓申請材料、商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議等）都是由轉(zhuǎn)讓方代理機構(gòu)提供的且受讓方無法自行與轉(zhuǎn)讓方核實。此時有必要要求轉(zhuǎn)讓方代理機構(gòu)對這些材料的真實性承擔擔保責任。

如果是轉(zhuǎn)讓方代理機構(gòu)和受讓方簽訂的協(xié)議，此時轉(zhuǎn)讓方代理機構(gòu)所應承擔的義務應當更多。除了上述應當擔保所提供材料的真實性，轉(zhuǎn)讓方還應承擔下列義務：

1.擔保商標轉(zhuǎn)讓已經(jīng)獲得商標轉(zhuǎn)讓方的同意，并已取得商標轉(zhuǎn)讓方的授權代為與受讓方辦理商標轉(zhuǎn)讓事宜；

2.對商標轉(zhuǎn)讓方所應承擔的禁止義務和協(xié)助義務承擔擔保義務。

（九）其他條款，如違約責任、爭議解決等

關于商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議中的其他條款，如違約責任、爭議解決等，也是非常重要的內(nèi)容。

關于違約責任，需要根據(jù)轉(zhuǎn)讓流程中可能出現(xiàn)的違約情況，對轉(zhuǎn)讓方、轉(zhuǎn)讓方代理機構(gòu)的應當承擔的責任合理做出約定。如果因為轉(zhuǎn)讓方的原因而導致商標轉(zhuǎn)讓不被核準，如轉(zhuǎn)讓方提供的轉(zhuǎn)讓申請材料虛假或不符合要求，或轉(zhuǎn)讓方故意不履行協(xié)助義務或故意違反禁止義務，此時對轉(zhuǎn)讓方可以約定一個較高的違約金，并約定相關補救措施。如果因為客觀原因?qū)е罗D(zhuǎn)讓不能核準，此時轉(zhuǎn)讓方愿意承擔的違約責任可能僅限于全額退還轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)支付的費用。關于轉(zhuǎn)讓方代理機構(gòu)的違約責任，可以約定其在承擔擔保義務范圍被對轉(zhuǎn)讓方的違約行為承當連帶責任。

關于爭議解決，可以根據(jù)當事人的考慮選擇仲裁或法院訴訟。

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