商標法關(guān)于Samara Brothers公司商標糾紛案，被上訴人 Samara Brothers 公司設計和制造兒童服裝。它的主要產(chǎn)品是一系列裝飾有桃心、花朵、水果以及類似東西的春夏連體泡泡紗套裝。包括JCPenney 在內(nèi)的一些連鎖店通過與 Samara簽訂的合同銷售這一系列的服裝，下面就和公司寶一起來看看該案件的具體內(nèi)容。

上訴人Wal-Mart Stores 公司是全國最聞名的零售商，銷售包括兒童服裝在內(nèi)的服裝。在1995年，Wal-Mart 與供應商 Judy-Philippine 公司簽訂合同，約定生產(chǎn)一系列在1996年春夏銷售的兒童套裝。Wal-Mart 提供給Judy-Philippine一些 Samara 生產(chǎn)的童裝的照片，Judy-Philippine 生產(chǎn)的衣服就是在這個基礎(chǔ)上制造的；Judy-Philip-pine確實仿制了Samara的16種服裝，僅僅做了小改動，而這16種服裝中有很多包含有受版權(quán)保護的元素。在1996年，Wal-Mart 迅速地銷售所謂仿冒品，總共獲得了超過115萬美元的利潤。

在1996年6月，JCPenney的一個采購員打電話給 Samara 的負責人，抱怨她發(fā)現(xiàn)Samara 的服裝在Wal-Mart 銷售，但是價格比合同允許 JCPenney 銷售的價格要低。Samara 的負責人告訴采購員 Samara 并沒有提供其服裝給Wal-Mart 銷售。不管怎樣.他們產(chǎn)生了懷疑.Samara 正式做了一項調(diào)查.發(fā)現(xiàn) Wal-Mart 和幾家主要的零售商——-Kmart、Caldor、Hills和 Goody——在銷售由 Judy-Philippine 生產(chǎn)的 Samara 套裝的仿冒品。

在發(fā)出停止侵權(quán)函后，Samara 在美國紐約南區(qū)法院提起訴訟，起訴 Wal-Mart、Judy-Philippine、Kmart、Caldor、Hills和 Goody，因根據(jù)聯(lián)邦法律侵犯了 Samara 的著作權(quán)，根據(jù)紐約法律構(gòu)成消費者欺詐和不正當競爭，以及——為我們的目的最相關(guān)的—根據(jù)《蘭哈姆法》第43條（a）款侵犯未注冊的商業(yè)外觀。所有的被上訴人在審判之前都已經(jīng)和解，除了Wal-Mart。

在長達一周的審理之后，陪審團支持了 Samara 的所有訴訟請求。然后Wal-Mart就法律問題對判決提出了一項動議，聲稱特別是根據(jù)《蘭哈姆法》第 43 條（a）款的目的，Samara沒有足夠的證據(jù)支持判決 Samara的服裝設計能夠作為有顯著性的商業(yè)外觀而得到法律保護。地區(qū)法院否決了這項動議，并判決賠償 Samara 的損失、利息、訴訟費和律師費總計160萬美元，同時提供禁令救濟。第二巡回法院維持了對判決的法律問題的動議的否決。我們發(fā)布調(diào)卷令。

《蘭哈姆法》規(guī)定了商標注冊，其第45條定義的是商標包括"「 已經(jīng)使用或者意圖使用的】用以識別和區(qū)分【生產(chǎn)者的】產(chǎn)品……與其他生產(chǎn)者制造和銷售的產(chǎn)品，以及表明產(chǎn)品來源的任何字母、名稱、符號，或者圖案，或者任何它們的組合"。根據(jù)《蘭哈姆法》第2條注冊的標志使其所有人可以起訴一個違反了《蘭哈姆法》第32 條的侵權(quán)人；也可以使其所有人推定這個標志是有效的，以及在5年的連續(xù)使用后通?？梢垣@得不可否認的地位。除了保護注冊標志，《蘭哈姆法》第43條（a）款規(guī)定生產(chǎn)者可以起訴任何一個使用"任何字母、名稱、姓名、符號，或者圖案，或者任何它們的組合……它們可能會引起對于產(chǎn)品的來源、主辦關(guān)系以及對他或者她的產(chǎn)品的認可的混淆……"，正是后者是關(guān)于解決這個案件問題的條款。

根據(jù)《蘭哈姆法》第2條定義的可以注冊的商標的范圍，以及根據(jù)《蘭哈姆法》第43條（a）款列舉的可訴的會產(chǎn)生混淆的商標的范圍已經(jīng)被認為包括，不僅是字母標志，如"nike"，以及符號標志，如 nike 的"swoosh"符號，還包括"商業(yè)外觀"——其最初僅包括產(chǎn)品的包裝，或者"裝潢"，但是在最近這些年，許多上訴法院已經(jīng)將其擴大為包括產(chǎn)品的設計。這些法院常常不經(jīng)討論就斷定這些商業(yè)外觀根據(jù)有關(guān)條款已經(jīng)構(gòu)成一個"符號"或者"圖案"，而我們也得出類似的結(jié)論。"因為人類可能將任何能夠傳達意義的東西使用為'符號'或者'圖案'，逐字去讀的話，《蘭哈姆法》的這種語言是沒有任何限定的"。對《蘭哈姆法》第2條以及43條 a款的這種解讀最近已經(jīng)被第43條（a）款中最近增加的規(guī)定所支持，第43條（a）款之（3）項特別提及了"根據(jù)該章對沒有登記在主簿上的商業(yè)外觀侵犯的民事訴訟"。

《蘭哈姆法》第 43條（a）款的文本對在何種情況下未注冊商業(yè)外觀可以獲得保護并未提供指導。它并不要求生產(chǎn)者表明被主張侵權(quán)的特征是非"功能性的"，也無需表明可能會對尋求保護的產(chǎn)品造成混淆?！短m哈姆法》第43條（a）款也沒有明確要求生產(chǎn)者表明其商業(yè)外觀是顯著的但是法庭普遍強加了那個條件，因為如果沒有顯著性，商業(yè)外觀不會"引起對產(chǎn)品的來源、主持關(guān)系、或者認可的混淆"，正如本條要求的。而且，根據(jù)《蘭哈姆法》第2條，顯著性是商業(yè)外觀獲得注冊的明確的先決條件，而"根據(jù)《蘭哈姆法》第2條標志有權(quán)獲得注冊的一般原則在很大程度上適用于決定一個未注冊的標志能否根據(jù)第43條（a）款獲得保護"。

在根據(jù)評估第2條《蘭哈姆法》一個標志的顯著性的時候（并因此通過類比《蘭哈姆法》第43條（a）款），法院認為，某個標志是顯著的，通過如下兩種方式之一；第一，某個標志是固有顯著的，如果"其固有性質(zhì)可用來識別某種特定來源"。在字母標志的情形下，法院運用最初由法官 Friendly 創(chuàng)設的現(xiàn)代經(jīng)典測試，在這個測試中，"任意的"（"駱駝"煙），"臆造的"（"柯達"膠卷），或者"暗示的"（"Tide"洗衣劑）字母標志被認為有固有顯著性。第二，某個標志已經(jīng)獲得第二含義，即使它不是固有顯著的，如果它已經(jīng)產(chǎn)生第二含義。第二含義出現(xiàn)在這樣的情形，即"在公眾頭腦中，某個標志的首要意義在于識別產(chǎn)品的來源而不是產(chǎn)品本身"。

對于固有顯著的標志和產(chǎn)生第二含義的標志進行司法區(qū)分已經(jīng)在成文法上有堅實的基礎(chǔ)。《蘭哈姆法》第2條要求準許任何"可以將申請人的產(chǎn)品與他人的產(chǎn)品區(qū)分開來的"標志進行注冊——除各種有限的例外之外。它也規(guī)定，除有限的例外之外，"這一章的任何規(guī)定都不能阻止申請人使用的標志獲得注冊，如果標志已經(jīng)在申請人商品的交易中獲得顯著性"，即那些沒有固有顯著性的僅僅通過獲得第二含義變成顯著的標志。然而，《蘭哈姆法》第2條并不要求這樣的結(jié)論，即標志的每一類必定包括申請人的商品能夠通過它們而可以和其他人的商品相區(qū)分的某些沒有第二含義的標志—-在每一類中，某些標志都是固有顯著的。

的確，至于至少一種類型的標志——顏色——我們認為標志沒有從來都是固有顯著的。在Qualitex案中，原告制造和銷售了綠—金色的干洗熨燙機墊。在被上訴人開始銷售相似顏色的墊子后，原告根據(jù)《蘭哈姆法》第43條（a）款提起訴訟，然后，在對墊子的顏色獲得注冊后，根據(jù)《蘭哈姆法》第 32 條增加了一項訴訟請求。

我們認為顏色可以作為商標獲得保護，但是僅僅在獲得第二含義之后。通過類比Abercrombie & Fitch 測試建立的對字母標志的測試進行推理，我們注意到，產(chǎn)品的顏色與"臆造的""任意的"或者"暗示性的"的標志不同，因為它幾乎不會"自動的告訴消費者它指涉某個品牌"，并且不會"馬上發(fā)出一個品牌或者一種產(chǎn)品的來源的信號"。然而，我們注意到"隨著時間的推移，消費者可能會將某種產(chǎn)品或者其包裝上的特定的顏色……視為某個品牌"。因為這種顏色，就如一個"描述性"的字母標志，可能最終"指示產(chǎn)品的來源"，我們的結(jié)論是它可以在獲得第二含義后得到保護。

對我們而言，似乎設計，如顏色，不是固有顯著的。特定類型的文字標志和產(chǎn)品包裝的固有顯著性的屬性源于這樣的事實，即將某個特定的詞與某種產(chǎn)品聯(lián)系起來或者把其裝入某顯著的包裝的目的常常是為了識別該產(chǎn)品的來源。即使字母和包裝可以發(fā)揮輔助功能——如，一個暗示性的字母標志（如"Tide"作為洗衣劑的標志）可能會在消費者的大腦中喚起積極含義，以及某鮮艷奪目的包裝（如，Tide 的裝著液體洗衣劑的結(jié)實而明亮的塑料瓶）可能會在擁擠的貨架中吸引本來漠不關(guān)心的消費者的注意——-它們的主要功能仍然是來源識別。因而消費者預先將這些符號視為生產(chǎn)者的象征，這就是為什么這些符號"幾乎自動的告訴消費者他們指的是某個品牌"，且"直接…發(fā)出某品牌或者產(chǎn)品來源的信號"。在假定消費者傾向于將某個詞或者包裝視為產(chǎn)品來源的不合理的情況下，如，這個附著的詞是描述商品的（"Tasty"面包）或者表示商品的地理來源的（"Georgia"桃子）——固有顯著性就不存在。這就是為什么商標法通常將這些"純粹描述"這些商品或者"主要地理地描述它們"的詞排除在可以因固有顯著性而獲得注冊的詞之外的原因。在產(chǎn)品設計的情況下，像在顏色的情況下一樣，我們認為消費者把這種特征視為來源的傾向不存在。通常，消費者意識到這樣一種事實，即使是最不同尋常的產(chǎn)品設計—如一個企鵝形狀的雞尾酒混合器——也不能識別產(chǎn)品的來源，但是會使產(chǎn)品本身更加實用或者更加吸引人。

產(chǎn)品設計幾乎總是服務于產(chǎn)品目的而不是來源識別這一事實不僅使得固有顯著性有問題，而且使得適用固有顯著性原理會對其他消費者利益造成損害。不應通過使基于所謂的固有顯著性而針對新進入者的貌似合理的訴訟威脅更容易的法律規(guī)則而剝奪消費者與產(chǎn)品設計通常發(fā)揮的實用和美學功能的競爭利益。當然，提起一場貌似合理的訴訟有多容易取決于固有顯著性測試的明晰性，以及產(chǎn)品設計的什么地方是關(guān)鍵的，我們幾乎沒有信心相信會建立一個合理的、清楚的測試。被上訴人以及合眾國法庭之友強烈建議我們采用產(chǎn)品設計相關(guān)部分測試，此測試是由海關(guān)法院和專利上訴法院在 Seabrook Foods，Inc.v.Bar-WellFoods，Ltd.案中針對產(chǎn)品包裝形成。和其他事情一起，在決定某種產(chǎn)品包裝的固有顯著性的時候，這個意見認為，"不管它是一個普通的基本形狀或者設計，不管它在某個特定領(lǐng)域是獨特或者不尋常的，也不管它僅僅是對一種通常被采納的形式的提煉，還是對被公眾認為是產(chǎn)品的外觀或者裝飾的著名裝飾形式進行提煉"，這樣的測試很少會提供反競爭攻擊訴訟的即決處置（summary disposition）的基礎(chǔ)。的確，在口頭辯論的時候，合眾國法律顧問非常明白不會對測試是否適用于每個案件給出一個確定的答案，僅僅說"在這一點上這是一種非常困難的情形"。

當然，真實的是.尋求排除新的競爭者的進入必須確定設計特征 的非功能性——一種涉及其美學吸引力的考慮的證明。然而，競爭就被妨礙了，不僅為成功的訴訟所妨礙，而且為貌似合理的成功訴訟威脅所妨礙，且考慮到固有來源識別設計的不可能性，允許基于所謂的固有顯著性的訴訟的博弈對我們來說似乎得不償失。對于那些通?？梢垣@得保護的設計的生產(chǎn)者尤其如此，這些設計是固有地識別來源（如果存在這樣的設計的話）但是還沒有獲得第二含義的設計，通過外觀設計專利或者版權(quán)法對設計進行保護——的確，如被上訴人在本案中為這些設計的某些元素所做的。其他保護方式的有效性極大地減少了有可能在我們判決某個產(chǎn)品設計因沒有獲得第二含義而不能根據(jù)《蘭哈姆法》第43條（a）款獲得保護后接著發(fā)生對生產(chǎn)者的損害。

被上訴人辯稱：我們在Two Pesos 案中的判決排除了一種結(jié)論，即產(chǎn)品設計商業(yè)外觀永遠不可能有固有顯著性。在Two Pesos 案，我們認為 Mexican 連鎖飯店的商業(yè)外觀，原告形容為"愉快的就餐環(huán)境，包括裝飾有手工品、鮮艷顏色、繪畫和壁畫的內(nèi)部就餐環(huán)境和露天平臺"，在沒有獲得第二含義的情況下可以根據(jù)《蘭哈姆法》第43條（a）款獲得保護。Two Pesos案毫無疑問建立了商業(yè)外觀可以是固有顯著性的法律原則，但是沒有確認產(chǎn)品設計可以是固有顯著的。Two Pesos 案不適合我們這里的立場，因為系爭的商業(yè)外觀、飯店的裝飾對我們來說似乎并不構(gòu)成產(chǎn)品設計。它既不是產(chǎn)品包裝——如我們所討論的，產(chǎn)品包裝通常由消費者用來指示來源——也不是與產(chǎn)品包裝類似的其他某些東西，和當前的案件沒有關(guān)系。

被上訴人辯稱：這種區(qū)分Two Pesos 的方式會迫使法庭分清產(chǎn)品設計和產(chǎn)品包裝商業(yè)外觀。在這些邊緣地帶確實會有些疑難案件：如，經(jīng)典可口可樂玻璃瓶，對這些喝可口可樂然后就丟了瓶子的消費者而言可能是包裝，而對于瓶子收集者而言就構(gòu)成產(chǎn)品本身，或者對于購買經(jīng)典的瓶裝可樂而非聽裝可樂的消費者而言它本身又是產(chǎn)品的一部分，因為這些消費者認為喝瓶裝可樂更加時髦。然而，我們相信，區(qū)分產(chǎn)品設計和產(chǎn)品包裝的頻率和難度會比必須確定何時某種產(chǎn)品設計是固有顯著的頻率和難度要小。在某種程度上，他們是類似的案件，我們相信法院應該保持謹慎，以及將模棱兩可的商業(yè)外觀歸類于產(chǎn)品設計，因而要求具有第二含義。這種接近性將暗示在采納固有顯著性原則時具有相對小的效用，而在要求證明第二含義時具有相對多的消費者收益。

我們認為，在根據(jù)《蘭哈姆法》第43條第 a款提起的對未注冊商業(yè)外觀的侵權(quán)訴訟中，某產(chǎn)品的設計是顯著的從而可獲得保護，但僅僅在獲得第二含義以后。第二巡回法院的判決被推翻，案件根據(jù)該意見發(fā)回重審。

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