商標法原理與案例之在先使用抗辯，如何判斷商標在先使用抗辯？怎么理解“在先”的時間點？如何判斷使用人已經(jīng)突破“原有范圍”？突破了“原有范圍”的法律后果是什么？下面就和公司寶一起來看看這些問題的答案。

一、基本含義和主要問題

《商標法》第59第3款規(guī)定，商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識。本款規(guī)定即為商標在先使用抗辯，是2013年修訂《商標法》時為了平衡商標在先使用人和注冊商標專用權(quán)人之間的利益而新增加的內(nèi)容，主要目的是保護那有一定影響但未注冊的商標所有人的權(quán)益。《商標法》第32條后段只是在商標授權(quán)確權(quán)階段對未注冊商標提供保護，本款則在商標侵權(quán)階段對滿足特定條件的未注冊商標持有人提供了一項積極抗辯。

為了避免對商標注冊制度造成沖擊，本條嚴格限定了在先使用抗辯的成立條件。立法機關指出，首先，在先使用的未注冊商標必須是具有一定市場影響的商標；其次，在先使用的未注冊商標只能在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)適用；最后，注冊商標專用權(quán)人可以要求在先使用的未注冊商標附加適當區(qū)別標識以免發(fā)生混淆造成消費者誤認。上述第一個限定是從此項抗辯構(gòu)成的角度后兩個限定是當抗辯成立之后的效果的角度。

就第一項限定而言，“未注冊商標的在先使用”，要求先于“注冊商標的申請”和“注冊商標的使用”。就后兩項效果限定而言，究竟怎么理解“原有范圍”？如果使用人擴大生產(chǎn)銷售規(guī)模，是不是突破了“原有范圍”？如果使用人做出新的使用許可，是否突破了“原有范圍”？如果使用人改變銷售方式，是否突破了“原有范圍”？最高人民法院指出，確定商標先用權(quán)抗辯中的“原有范圍”，應主要考慮商標使用的地域范圍和使用方式。在商標注冊人申請或?qū)嶋H使用商標后，在原實體店鋪影響范圍之外增設新店或拓展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營方式的，應當認定已經(jīng)超出了原有范圍。下面的“啟航考研案”判決指出：使用的主體是否僅限于“在先使用人”本人及在先已獲授權(quán)許可的“被許可使用人”，這是否過于絕對？在先使用主體是否還應包括在先使用人的繼受者？一旦突破原有范圍，商標權(quán)利人可否訴請認定使用人構(gòu)成商標侵權(quán)？其所能主張的損害賠償數(shù)額，是超出原有范圍部分的使用行為嗎？

本條還涉及與《反不正當競爭法》第6條之間的協(xié)調(diào)，主要體現(xiàn)為兩個問題。第一，在同一標識上存在注冊商標權(quán)和名稱包裝裝潢權(quán)益時，權(quán)益人該如何選擇請求權(quán)基礎？可以自由選擇其一，還是應當釋明優(yōu)先選擇注冊商標權(quán)？這涉及《商標法》與《反不正當競爭法》之間的關系問題。第二，當被告就同一標識享有注冊商標權(quán)并規(guī)范使用的情形下，原告以在先使用的名稱包裝裝潢權(quán)益為基礎請求被告停止使用，可否支持？如果答案肯定的話是否超出了《商標法》第59條第3項的制度本意？是否使名稱包裝裝潢權(quán)益的性質(zhì)絕對化了？上海市浦東新區(qū)人民法院指出：“有一定影響的商品裝潢系《反不正當競爭法》明確規(guī)定的受保護權(quán)益，其與注冊商標權(quán)分屬彼此獨立的知識產(chǎn)權(quán)類型。相關司法解釋也明確在先取得的合法權(quán)益包括商標權(quán)、知名商品特有裝潢等。商標權(quán)與'有一定影響的商品裝潢’在構(gòu)成要件形成時間、權(quán)利客體、保護范圍及期限等方面均不同。特別是根據(jù)《商標法)第三十六條規(guī)定，經(jīng)審查異議不成立而準予注冊的商標，商標注冊申請人職得商標專用權(quán)的時間自初步審定公告三個月期滿之日起計算。自該商標公生期滿之日起至準予注冊決定做出前，對他人在同一種或者類似商品上使用與該商標相同或相近似的標志，無法通過商標侵權(quán)進行法律救濟。因此，在被訴侵權(quán)行為可能同時構(gòu)成商標侵權(quán)及不正當競爭時，屬于請求權(quán)竟合。在涉及請求權(quán)競合的案件中，權(quán)利人可以明確擇一法律關系對涉案行為進行主張?！薄凹~巴倫公司使用的斜杠N標識雖系其注冊商標，但原告的鞋兩側(cè)字母裝潢使用在先?！薄氨豢厍謾?quán)行為是否為注冊商標的使用行為，不構(gòu)成不正當競爭案件的抗辯事由。只要被告在后的標識使用行為與他人在先有一定影響的商品裝潢構(gòu)成近似，容易導致消費者混淆的，就構(gòu)成不正當競爭?！蹦阍趺纯创@個判決？

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